論商標(biāo)在先使用抗辯的構(gòu)成要件

    呂甲木^*

【內(nèi)容提要】商標(biāo)在先使用權(quán)系未注冊(cè)商標(biāo)權(quán)。未注冊(cè)商標(biāo)所有人和其意思決策機(jī)關(guān)混同的關(guān)聯(lián)企業(yè)以及受讓人、被許可人均有資格主張?jiān)谙仁褂脵?quán)抗辯，至于抗辯能否成立則須根據(jù)其他要件予以判斷。在電子商務(wù)時(shí)代，地域性原則應(yīng)擴(kuò)張至互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，持續(xù)使用不應(yīng)作為硬性要件，可以將其作為有一定影響的考量因素；繼續(xù)使用的商品標(biāo)識(shí)既不得改變其顯著特征，也不得向注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)靠近，類別原則上不得改變。“原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用”是指按原使用方式進(jìn)行使用，對(duì)使用地域、生產(chǎn)規(guī)模等并不做強(qiáng)行的限制。

【關(guān)鍵詞】商標(biāo)  先用權(quán)  抗辯   原有范圍

根據(jù)《商標(biāo)法》第59條第3款規(guī)定的文義而言，商標(biāo)在先使用抗辯成立的構(gòu)成要件主要有主體要件、時(shí)間要件、使用要件、商譽(yù)要件、原有范圍要件等構(gòu)成。

一、主體要件

學(xué)術(shù)界和實(shí)務(wù)界對(duì)于在先使用的有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)的所有人享有在先使用抗辯，沒有爭(zhēng)議。但對(duì)于未注冊(cè)商標(biāo)所有人的關(guān)聯(lián)企業(yè)、未注冊(cè)商標(biāo)的受讓人或被許可人是否有權(quán)享有在先使用抗辯則存在爭(zhēng)議。

（一）被許可人、受讓人的抗辯資格

杜穎教授認(rèn)為商標(biāo)先使用權(quán)只是一個(gè)消極性的權(quán)利，不具有積極意義的權(quán)能，不能轉(zhuǎn)讓或許可他人行使。[1] 而芮松艷、陳錦川法官認(rèn)為使用的主體僅限于在先使用人本人及在先已獲授權(quán)許可的被許可使用人。[2] 江蘇省高級(jí)人民法院在上訴人寧南超妍店與被上訴人妍之夢(mèng)公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛的中認(rèn)定加盟店在涉案商標(biāo)注冊(cè)后獲得在先使用未注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人的授權(quán)許可使用未注冊(cè)商標(biāo)屬于具有正當(dāng)來源的在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用未注冊(cè)商標(biāo)的行為。[3] 廣州市越秀區(qū)人民法院在原告侯澤敏訴被告皓銀貿(mào)易行侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案中認(rèn)定廣州豪柏公司在珠寶鉆石類商品上依法對(duì)“豪柏”商標(biāo)享有在先使用權(quán)，而被告系經(jīng)廣州豪柏公司許可使用“豪柏”商標(biāo)并銷售廣州豪柏公司提供的使用了“豪柏”商標(biāo)的商品，該行為并未超出上述廣州豪柏公司的原使用范圍。[4] 根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第26條第1款的規(guī)定，商標(biāo)權(quán)人自行使用、許可他人使用均屬于商標(biāo)使用的方式。《商業(yè)特許經(jīng)營管理?xiàng)l例》也規(guī)定未注冊(cè)商標(biāo)作為企業(yè)標(biāo)志，可以許可其他經(jīng)營者使用。故，未注冊(cè)商標(biāo)作為一種法益，是可以進(jìn)行許可和轉(zhuǎn)讓的，只是不享有排他性的專有權(quán)而已。此外，由于對(duì)在先使用的有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)予以保護(hù)的制度目的在于保護(hù)該未注冊(cè)商標(biāo)的商譽(yù)。未注冊(cè)商標(biāo)的生命與其商譽(yù)相伴，而非必須綁定在特定主體上。如果未注冊(cè)商標(biāo)的商譽(yù)仍在，但要隨著商標(biāo)所有人主體的消亡而消亡，則與對(duì)在先使用的有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)予以保護(hù)的制度目的相悖。因此，在先使用有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)所有人本人和其被許可人以及受讓人均有資格主張?jiān)谙仁褂每罐q，至于抗辯能否成立，則要根據(jù)其他要件予以判斷。

（二）關(guān)聯(lián)企業(yè)的抗辯資格

根據(jù)公司法第216條規(guī)定，關(guān)聯(lián)企業(yè)是指公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)。由于分公司不具有法人資格，其民事責(zé)任由總公司承擔(dān)，故分公司不具有獨(dú)立的民事主體資格。因此，未注冊(cè)商標(biāo)所有人的分公司使用未注冊(cè)商標(biāo)的行為等同于總公司自己的使用行為，在先使用抗辯權(quán)自然也系總公司自身享有。所以，關(guān)聯(lián)企業(yè)最典型的就是直接或間接控制的子公司。由于子公司具有獨(dú)立的法人資格，與母公司是相互獨(dú)立的法律主體，故子公司的使用行為并不能當(dāng)然等同于母公司的使用行為，當(dāng)然母公司享有的民事權(quán)利并不等于子公司也同樣享有。但在我國的企業(yè)發(fā)展中，除了上市公司有嚴(yán)格規(guī)范的管理制度以外，大多數(shù)非上市的民營企業(yè)在各關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的產(chǎn)權(quán)并不清晰，特別是知識(shí)產(chǎn)權(quán)等無形財(cái)產(chǎn)，由控股股東或?qū)嶋H控制人隨意支配。例如甲實(shí)際控制的A公司先于注冊(cè)商標(biāo)人使用未注冊(cè)商標(biāo)，在注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)注冊(cè)后，甲又成立了B公司，將A公司的使用未注冊(cè)商標(biāo)的經(jīng)營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入到B公司，但未將A公司注銷，雙方之間也無許可合同，此時(shí)B公司是否有權(quán)主張?jiān)谙仁褂每罐q？具有相同控股股東或?qū)嶋H控制人控制下的關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的知識(shí)產(chǎn)權(quán)互相使用行為，雖未簽訂書面的許可合同，但因其意思決策機(jī)構(gòu)混同，實(shí)質(zhì)上系得到權(quán)利人之許可，故視為雙方之間存在事實(shí)上的許可關(guān)系，按許可處理，有權(quán)主張?jiān)谙仁褂每罐q，但抗辯能否成立要根據(jù)其他要件予以綜合判定。

二、時(shí)間要件

《商標(biāo)法》第59條第3款規(guī)定了在先使用人在先使用的時(shí)間不僅要在注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日前，還要求早于注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)人使用該商標(biāo)的時(shí)間。在商標(biāo)獲得注冊(cè)前，在先使用人與商標(biāo)申請(qǐng)人使用的商標(biāo)均為未注冊(cè)商標(biāo)，但法律只對(duì)兩者中在先使用的商標(biāo)予以保護(hù)。由此也可以看出，商標(biāo)在先使用抗辯的時(shí)間要件也是非常嚴(yán)苛的，對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)力度明顯大于未注冊(cè)商標(biāo)。這是因?yàn)槲覈且陨虡?biāo)注冊(cè)為原則的國家，積極引導(dǎo)經(jīng)營者通過注冊(cè)商標(biāo)以獲得專用權(quán)。注冊(cè)商標(biāo)的位階、效力明顯高于未注冊(cè)商標(biāo)。對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)，并未動(dòng)搖商標(biāo)注冊(cè)制的根基。

三、商譽(yù)要件

對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行保護(hù)的目的就在于保護(hù)在先使用人對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)享有的商譽(yù)，所以要求該商標(biāo)具有一定的影響，具有一定的知名度。之前的法律條文用的是知名度，而現(xiàn)行的商標(biāo)法和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法將之改為有一定的影響。《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》針對(duì)《商標(biāo)法》第32條的“有一定影響”解釋為在先使用人舉證證明其在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時(shí)間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳的。《商標(biāo)法》第32條是在先使用權(quán)排除他人惡意搶注注冊(cè)商標(biāo)的條款，屬于褫奪權(quán)利；而《商標(biāo)法》第59條第3款是侵權(quán)抗辯條款，其目的在于侵權(quán)不成立，而非褫奪注冊(cè)商標(biāo)權(quán)。因此，根據(jù)舉重明輕的原則，在先使用人能夠證明其在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時(shí)間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳的，當(dāng)然屬于《商標(biāo)法》第59條第3款中在先使用有一定影響的商標(biāo)，如果在先使用人能夠證明其中之一的，例如有一定的持續(xù)使用時(shí)間或有一定的銷售區(qū)域或有一定的銷量或投入了廣告宣傳，均可認(rèn)定為有一定影響。

四、使用要件

顧名思義，在先使用的商標(biāo)要繼續(xù)使用，已經(jīng)有實(shí)際使用過程。何況對(duì)于注冊(cè)商標(biāo)而言，如果能證明此前三年沒有實(shí)際使用，則侵權(quán)人不用承擔(dān)賠償責(zé)任。因此，實(shí)際使用不成問題，但是否持續(xù)使用，則有爭(zhēng)議。李揚(yáng)教授認(rèn)為商標(biāo)在先使用抗辯必須持續(xù)使用該商標(biāo)，否則難以達(dá)到有一定影響的狀態(tài)。[5] 杜穎教授對(duì)此持相同觀點(diǎn)。[6] 在當(dāng)今互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，一夜成名均有可能，所以持續(xù)使用不應(yīng)作為硬性要件，可以將其作為有一定影響的考量因素。

五、原有范圍要件

（一）原有標(biāo)識(shí)和類別及區(qū)別性標(biāo)志

商標(biāo)權(quán)分為自用權(quán)和禁用權(quán)。注冊(cè)商標(biāo)的自用權(quán)僅限于在核準(zhǔn)注冊(cè)的類別使用核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)，而禁用權(quán)的范圍則可以擴(kuò)展至類似商品和近似商標(biāo)。但是，《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》規(guī)定未改變顯著特征的使用，仍屬于商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為。商標(biāo)在先使用抗辯的前提在于未注冊(cè)商標(biāo)與注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成了在相同或類似商品上的相同或近似。就標(biāo)識(shí)本身而言，使用在相同或類似商品上的兩枚商標(biāo)的顯著特征相同或近似，足以產(chǎn)生混淆。對(duì)于繼續(xù)使用的商標(biāo)是否必須與在先使用的商標(biāo)標(biāo)識(shí)、類別相同，則爭(zhēng)議頗大。芮松艷、陳錦川法官認(rèn)為后續(xù)使用的商標(biāo)及商品或服務(wù)應(yīng)與在先使用的商標(biāo)及商品或服務(wù)相同或基本相同。[7] 祝建軍法官認(rèn)為只能在原來的商品或服務(wù)上使用，不得擴(kuò)大在先商標(biāo)所標(biāo)注的商品或服務(wù)的類別；不得改變?cè)谙仁褂蒙虡?biāo)的圖形、文字、色彩、結(jié)構(gòu)、書寫方式等，但以同注冊(cè)商標(biāo)相區(qū)別為目的而進(jìn)行改變的除外。[8] 王蓮峰教授持相同觀點(diǎn)。[9] 李揚(yáng)教授認(rèn)為如果改變后的商標(biāo)與原使用商標(biāo)仍然保持同一性，并且與注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)相同或者近似，完全不允許在先使用人援引在先使用抗辯，可能會(huì)剝奪在先使用人契合時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)特別是相關(guān)公眾情趣變化需要而改變商標(biāo)圖案、文字、色彩、結(jié)構(gòu)、書寫方法的利益，從而過分淡化商標(biāo)在先使用抗辯的實(shí)際意義。[10]《商標(biāo)法》第59條第3款規(guī)定的附加適當(dāng)?shù)膮^(qū)別標(biāo)記的前提在于注冊(cè)商標(biāo)與在先使用人繼續(xù)使用的商標(biāo)已足以產(chǎn)生實(shí)際混淆的前提下，在不改變繼續(xù)使用的商標(biāo)的標(biāo)識(shí)的顯著特征的前提下附加其他具有識(shí)別功能的區(qū)別標(biāo)志。附加區(qū)別標(biāo)志的實(shí)質(zhì)也是一種對(duì)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的改變行為。由此，基于誠實(shí)信用原則和避免混淆原則，繼續(xù)使用的商標(biāo)標(biāo)識(shí)在注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)公告后，其對(duì)在先使用的商標(biāo)標(biāo)識(shí)的改動(dòng)只能是在不改變顯著特征的情況下，與在先使用的商標(biāo)標(biāo)識(shí)相比，只能遠(yuǎn)離注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)，而非靠近注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)。至于類別原則上不得改變，除非隨著形勢(shì)的發(fā)展，原先使用的商品已經(jīng)逐漸消失、淘汰，而被新的類似商品所取代，則可以延續(xù)到替代的商品上繼續(xù)使用。例如原先在先使用人是在錄像機(jī)商品上使用有一定影響的未注冊(cè)商品，后來錄像播放機(jī)淘汰，被VCD\DVD播放機(jī)所取代，則可以在VCD\DVD播放機(jī)上繼續(xù)使用。

（二）地域范圍和生產(chǎn)規(guī)模

關(guān)于原有范圍是否限定原有的地域范圍和生產(chǎn)規(guī)模內(nèi)，在學(xué)術(shù)界和實(shí)務(wù)界也很有爭(zhēng)議。在“蔣有記”商標(biāo)侵權(quán)案中，法院認(rèn)為南京夫子廟公司只能在貢院12號(hào)原址繼續(xù)使用“蔣有記”商標(biāo)，且不能改變實(shí)際使用的標(biāo)識(shí)和擴(kuò)大經(jīng)營區(qū)域和規(guī)模，亦應(yīng)附加適當(dāng)標(biāo)識(shí)避免混淆。而對(duì)于其在升州路 30號(hào)的使用行為，因超出了原有的經(jīng)營區(qū)域，不符合先用權(quán)抗辯的條件，構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)行為。[11] 在“小肥羊”商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案中，法院也認(rèn)為該標(biāo)識(shí)只能由原使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用，即只能由原使用人周易平在甘肅省蘭州市經(jīng)營的商業(yè)實(shí)體“周一品小肥羊店”上繼續(xù)使用，而不得超出該使用范圍許可或轉(zhuǎn)讓給他人使用。[12] 李揚(yáng)教授認(rèn)為原使用范圍是指原使用的地域范圍，也可以稱為知名度或者信用所及地域范圍。[13] 杜穎教授認(rèn)為原使用范圍可以參考1994年8月12日國家工商行政管理局發(fā)布的《國家工商行政管理局關(guān)于服務(wù)商標(biāo)繼續(xù)使用問題的通知》的規(guī)定中的地域因素。[14] 祝建軍法官認(rèn)為在目前電子商務(wù)和網(wǎng)購日益普及的情況下，限制商標(biāo)在先使用人只能在原有的生產(chǎn)規(guī)模和銷售區(qū)域內(nèi)使用，非常困難。[15] 王蓮峰教授認(rèn)為參考1994年8月12日國家工商行政管理局發(fā)布的《國家工商行政管理局關(guān)于服務(wù)商標(biāo)繼續(xù)使用問題的通知》，借鑒專利法中先用權(quán)限制的規(guī)定，商標(biāo)先用人只能在原有生產(chǎn)規(guī)模和銷售區(qū)域內(nèi)使用，但實(shí)踐中由于電子商務(wù)和網(wǎng)購的普及和發(fā)展，商品流通渠道通暢，很難對(duì)銷售的區(qū)域加以控制，需要進(jìn)一步研究。[16] 芮松艷、陳錦川法官認(rèn)為商標(biāo)后續(xù)使用行為的規(guī)模不受在先使用規(guī)模的限制。[17] 在當(dāng)今電子商務(wù)飛速發(fā)達(dá)的時(shí)代，商品流通已經(jīng)跨越傳統(tǒng)的地理界限，商標(biāo)地域性原則已經(jīng)受到挑戰(zhàn)，所以限制地域范圍和生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)毫無意義。即使如具有強(qiáng)烈地域性的服務(wù)商標(biāo)，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)APP和點(diǎn)評(píng)網(wǎng)站的發(fā)展，地域界限也逐漸淡化。此外，專利法有關(guān)專利先用權(quán)抗辯限定在原有生產(chǎn)規(guī)模內(nèi)的規(guī)定在商標(biāo)在先使用抗辯中并無借鑒意義，無法類推解釋。因?yàn)?，專利法保護(hù)的是實(shí)施專利技術(shù)生產(chǎn)的專利產(chǎn)品，其價(jià)值在于產(chǎn)品本身。消費(fèi)者選擇專利產(chǎn)品，是因?yàn)閷＠a(chǎn)品的使用價(jià)值高于非專利產(chǎn)品。所以，由于先用權(quán)人生產(chǎn)的產(chǎn)品與專利產(chǎn)品具有同樣的技術(shù)，蘊(yùn)含相同的使用價(jià)值，生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大直接沖擊了專利權(quán)人的利益，因此需要將專利先用權(quán)限制在原有的生產(chǎn)規(guī)模范圍內(nèi)。而商標(biāo)雖然有質(zhì)量保障功能，但其價(jià)值主要來源于商譽(yù)，而非產(chǎn)品本身，具有相同技術(shù)、同樣使用價(jià)值的商品因?yàn)樯虡?biāo)的不同，交換價(jià)值就相差極大。所以，消費(fèi)者選擇不同商標(biāo)商品的目的不單單在于獲取商品的使用價(jià)值，而是對(duì)商標(biāo)商譽(yù)的信賴。對(duì)在先使用的有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)予以保護(hù)的制度目的也在于保護(hù)該在先商標(biāo)的商譽(yù)。并且，商譽(yù)的提升與生產(chǎn)規(guī)模也無多大關(guān)聯(lián)。所以，原使用范圍不能解釋為專利先用權(quán)中的原有生產(chǎn)規(guī)模和地域范圍，而是指原有的商標(biāo)使用方式。例如未注冊(cè)商標(biāo)所有人原先是以許可他人使用的方式而非本人自用的方式使用商標(biāo)的，則注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)后，其仍有權(quán)許可他人使用該未注冊(cè)商標(biāo)。否則，隨著時(shí)間的推移，申請(qǐng)日前發(fā)展的許可終止后，由于不能發(fā)展新許可，未注冊(cè)商標(biāo)所有人只能自己使用商標(biāo)，將會(huì)導(dǎo)致使用規(guī)?？s小，商譽(yù)受損，甚至商標(biāo)消亡。而這并非商標(biāo)法的真正目的。但如果在先使用人在注冊(cè)商標(biāo)人使用商標(biāo)前沒有以許可他人使用的方式使用未注冊(cè)商標(biāo)，若商標(biāo)注冊(cè)后，在先使用人再許可他人使用未注冊(cè)商標(biāo)的，則屬于改變了原有的使用方式，被許可人的在先使用抗辯不能成立。

* 呂甲木，浙江海泰律師事務(wù)所管理合伙人，二級(jí)律師，寧波大學(xué)法學(xué)院兼職教授，浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路269號(hào)環(huán)球航運(yùn)廣場(chǎng)29樓（315040），郵箱jarmoo@163.com，聯(lián)系電話13616575797。

 [1]參見杜穎：《商標(biāo)先使用權(quán)解讀——〈商標(biāo)法〉第59條第3款的理解與適用》，載《中外法學(xué)》2014年第5期，第1367頁。

 [2]參見芮松艷、陳錦川：《〈商標(biāo)法〉第59條第3款的理解與適用——以啟航案為視角》，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2016年第6期，第32頁。

 [3] 參見江蘇省高級(jí)人民法院（2016）蘇民終125號(hào)判決書。

 [4]參見廣州市越秀區(qū)人民法院（2015）穗越法知民初字第822號(hào)判決書。

[5]參見李揚(yáng)：《商標(biāo)在先使用抗辯研究》，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2016年第10期，第12頁。

 [6]參見杜穎：《商標(biāo)先使用權(quán)解讀——〈商標(biāo)法〉第59條第3款的理解與適用》，載《中外法學(xué)》2014年第5期，第1367頁。

[7]參見芮松艷、陳錦川：《〈商標(biāo)法〉第59條第3款的理解與適用——以啟航案為視角》，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2016年第6期，第31頁。

 [8]參見祝建軍：《商標(biāo)先用權(quán)抗辯成立的條件》，載《人民司法·案例》2015年第14期，第72頁。

[9]參見王蓮峰：《商標(biāo)先用權(quán)規(guī)則的法律適用——兼評(píng)新《商標(biāo)法》第59條第3款》，載《法治研究》2014年第3期，第14頁。

[10]參見李揚(yáng)：《商標(biāo)在先使用抗辯研究》，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2016年第10期，第14頁。

[11]參見江蘇省高級(jí)人民法院(2013)蘇知民終字第37號(hào)判決書。

[12]參見廣東省高級(jí)人民法院(2014)粵高法民三終字第27號(hào)民事判決書。

[13]參見李揚(yáng)：《商標(biāo)在先使用抗辯研究》，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2016年第10期，第13頁。

[14]參見杜穎：《商標(biāo)先使用權(quán)解讀——〈商標(biāo)法〉第59條第3款的理解與適用》，載《中外法學(xué)》2014年第5期，第1364頁。

[15]參見祝建軍：《商標(biāo)先用權(quán)抗辯成立的條件》，載《人民司法·案例》2015年第14期，第72頁。

[16]參見王蓮峰：《商標(biāo)先用權(quán)規(guī)則的法律適用——兼評(píng)新《商標(biāo)法》第59條第3款》，載《法治研究》2014年第3期，第14頁。

[17]參見芮松艷、陳錦川：《〈商標(biāo)法〉第59條第3款的理解與適用——以啟航案為視角》，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2016年第6期，第31頁。