貼牌加工中的商標(biāo)專利侵權(quán)認(rèn)定思路講座綜述

2022年4月26日是第22個(gè)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)日，今年的主題是“知識(shí)產(chǎn)權(quán)與青年：銳意創(chuàng)新，建設(shè)未來(lái)”。為了增加全社會(huì)尊重和保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的意識(shí)，由浙江省律師協(xié)會(huì)、中國(guó)計(jì)量大學(xué)主辦，浙江省律協(xié)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)委員會(huì)、中國(guó)計(jì)量大學(xué)法學(xué)院、知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院承辦的第五場(chǎng)浙江省知識(shí)產(chǎn)權(quán)巡回宣講活動(dòng)于4月26日晚上舉辦，并由浙江省律師協(xié)會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)委員會(huì)主任呂甲木作《貼牌加工中的商標(biāo)專利侵權(quán)認(rèn)定思路》的線上直播講座，講座由省律師協(xié)會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)委員會(huì)秘書方靜主持，當(dāng)晚共有1200多人次觀看了宣講。

呂甲木系浙江海泰律師事務(wù)所高級(jí)合伙人，兼任浙江省律師協(xié)會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)委員會(huì)主任，浙江省法學(xué)會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué)研究會(huì)副秘書長(zhǎng)，全國(guó)律協(xié)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)委員會(huì)委員，民革寧波市委會(huì)法制委主任。被聘為“最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)案例指導(dǎo)研究（北京）基地專家”“最高人民檢察院民事行政檢察咨詢網(wǎng)專家”“浙江省商業(yè)秘密領(lǐng)域智庫(kù)專家”，獲得“浙江省知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣講活動(dòng)先進(jìn)個(gè)人”“浙江省優(yōu)秀專業(yè)律師（知識(shí)產(chǎn)權(quán)類）”“寧波市十佳律師”等榮譽(yù)。自2001年從事律師職業(yè)以來(lái)，承辦的案件多次入選最高人民法院公報(bào)，全國(guó)法院50大知識(shí)產(chǎn)權(quán)典型案例，浙江法院、寧波法院、臺(tái)州法院10大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)案件、寧波市10大知識(shí)產(chǎn)權(quán)事件。出版了著作《侵權(quán)法原理與判例研究》和《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)理論與判例研究》；撰寫了10多篇知識(shí)產(chǎn)權(quán)論文分別在《中華商標(biāo)》《中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)》《寧波大學(xué)學(xué)報(bào)》《中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)》《寧波日?qǐng)?bào)》等報(bào)刊發(fā)表，或被評(píng)為中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師2011、2013、2015、2016、2017、2018年會(huì)十佳論文。其中《論商標(biāo)權(quán)保護(hù)的界限——以涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)問題為視角》一文在由中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)、中國(guó)審判理論研究會(huì)、中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究會(huì)主辦的中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)務(wù)論壇（2011）被評(píng)為十佳論文，補(bǔ)充細(xì)化版發(fā)表于知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社2017年5月出版的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)理論與判例研究》一書上；《加工貿(mào)易中的專利侵權(quán)問題研究——以專利產(chǎn)品的制造者為視角》在中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)委員會(huì)2013年年會(huì)上被評(píng)為十佳論文。

講座整體主要由3部分組成：第一部分為貼牌加工的法律屬性；第二部分為涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定思路；第三部分為貼牌生產(chǎn)中的專利侵權(quán)認(rèn)定思路。

第一部分 貼牌加工的法律屬性

在貼牌加工的法律屬性環(huán)節(jié)，呂甲木首先介紹了貼牌加工的概念。貼牌加工，又稱貼牌生產(chǎn)、定牌加工、代工生產(chǎn)，主要的表現(xiàn)形式為OEM、ODM。作為貼牌生產(chǎn)典型形式的OEM、ODM最核心的就是品牌擁有商委托加工廠生產(chǎn)加工產(chǎn)品并標(biāo)注品牌擁有商的商標(biāo)。因?yàn)椋庸S是根據(jù)品牌擁有商的委托或指示加工生產(chǎn)產(chǎn)品的，所以這種貼牌生產(chǎn)委托加工合同的法律性質(zhì)就是承攬合同。貼牌生產(chǎn)合同與買賣合同存在著本質(zhì)的區(qū)別，實(shí)務(wù)尤其要注意貼牌生產(chǎn)合同與定牌買賣合同的區(qū)別，不能混為一談。實(shí)務(wù)中也要注意區(qū)分貼牌生產(chǎn)合同與商標(biāo)許可合同。在貼牌生產(chǎn)中，作為商標(biāo)使用權(quán)擁有人的定作人是產(chǎn)品的法定制造商，自主銷售，自負(fù)盈虧，獨(dú)立承擔(dān)產(chǎn)品責(zé)任，而作為加工承攬人無(wú)權(quán)銷售、處分加工產(chǎn)品，只負(fù)有交付加工產(chǎn)品給定作人的義務(wù)；而在商標(biāo)使用許可中，被許可方對(duì)許可使用商標(biāo)的產(chǎn)品，自主銷售，自負(fù)盈虧，獨(dú)立承擔(dān)產(chǎn)品責(zé)任，是產(chǎn)品的制造者，商標(biāo)許可人只負(fù)責(zé)收取商標(biāo)許可使用費(fèi)，且事實(shí)上對(duì)產(chǎn)品本身不負(fù)責(zé)。

第二部分 涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定思路

在涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定思路中，呂甲木首先分析了最高人民法院民三庭（知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭）自本世紀(jì)以來(lái)各位庭長(zhǎng)在位期間的涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)的司法政策和案例，然后講解了涉外定牌商標(biāo)侵權(quán)判定的基本原則、構(gòu)成要件、判斷標(biāo)準(zhǔn)建議。

一、涉外定牌加工的司法政策和案例

（一）蔣志培庭長(zhǎng)時(shí)期

2000年8月至2008年8月蔣志培法官擔(dān)任最高人民法院民三庭（知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭）第二任庭長(zhǎng)。在此期間，深圳中院2001年審結(jié)的耐克訴銀興制衣案、廣東高院2006年審結(jié)的泓信公司訴廣州海關(guān)案、浙江高院2005年審結(jié)的瑞寶公司訴永勝公司案均以商標(biāo)具有地域性為由判決涉外定牌加工構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。但當(dāng)時(shí)的北京高院在解答中以不構(gòu)成混淆為由認(rèn)為不構(gòu)成侵權(quán)。蔣志培庭長(zhǎng)、廣東高院林廣海庭長(zhǎng)、深圳中院祝建軍法官在2007年、2008年期間發(fā)表的文章認(rèn)為根據(jù)地域性原則，涉外定牌加工構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)；與此不同的是北京高院的程永順庭長(zhǎng)在2008年撰文表示涉外定牌加工不構(gòu)成混淆，中國(guó)的加工廠相當(dāng)于國(guó)外品牌商的車間、全部出口到國(guó)外，不會(huì)給國(guó)內(nèi)商標(biāo)權(quán)人造成實(shí)際損失，不構(gòu)成侵權(quán)。而浙江高院成立了涉外定牌生產(chǎn)商標(biāo)侵權(quán)問題的課題組，在2008年發(fā)表的課題報(bào)告認(rèn)為根據(jù)現(xiàn)行法律和司法解釋，應(yīng)區(qū)別對(duì)待，商標(biāo)和類別均相同的無(wú)須考慮混淆因素構(gòu)成侵權(quán)；如果是近似或類似的，要考慮混淆因素，全部出口到國(guó)外，可以認(rèn)定不構(gòu)成侵權(quán)。

（二）孔祥俊庭長(zhǎng)時(shí)期

2008年9月至2009年8月，孔祥俊法官以副庭長(zhǎng)主持工作，2009年9月-2014年8月?lián)巫罡呷嗣穹ㄔ褐R(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭第三任庭長(zhǎng)。由于實(shí)務(wù)界與學(xué)術(shù)界對(duì)于涉外定牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)爭(zhēng)論激烈，加之2008年亞洲金融危機(jī)的影響，為此有關(guān)方面于2009年1月7日至9日舉辦了“金融危機(jī)下的我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)政策——知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判如何應(yīng)對(duì)金融危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的沖擊暨服務(wù)外包法律論壇”。在是次論壇上，國(guó)家工商總局商標(biāo)局呂志華認(rèn)為定牌加工屬于商標(biāo)使用，執(zhí)法時(shí)無(wú)需考慮明知和是否造成損害；海關(guān)總署李群英認(rèn)為與工商的執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)一致，建議修法確定商標(biāo)使用標(biāo)準(zhǔn)和增加損害標(biāo)準(zhǔn)；北京高院陳錦川認(rèn)為如有境外權(quán)利人的明確委托，則不混淆，不構(gòu)成侵權(quán)；廣東高院林廣海認(rèn)為對(duì)承攬人適當(dāng)放寬標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)明顯過(guò)錯(cuò)免賠償責(zé)任；浙江高院高毅龍重申了浙江高院2008年課題報(bào)告的應(yīng)區(qū)別對(duì)待的觀點(diǎn)；福建高院吳新民認(rèn)為應(yīng)區(qū)別對(duì)待，近似、類似的判斷從嚴(yán)，侵權(quán)的賠償合理費(fèi)用，有正當(dāng)理由的不構(gòu)成侵權(quán)。最高人民法院的法官在該次會(huì)議上沒有表態(tài)，但在2009年4月21日公布的《關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題意見》中提出要“妥善處理當(dāng)前外貿(mào)‘貼牌加工’中多發(fā)的商標(biāo)侵權(quán)糾紛，對(duì)于構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的情形，應(yīng)當(dāng)結(jié)合加工方是否盡到必要的審查注意義務(wù)，合理確定侵權(quán)責(zé)任的承擔(dān)。”2010年7月1日，最高人民法院辦公廳在回復(fù)海關(guān)總署《關(guān)于對(duì)〈‘貼牌加工’出口產(chǎn)品是否構(gòu)成侵權(quán)問題〉的復(fù)函》中認(rèn)為：貼牌加工的商標(biāo)只在境外起到識(shí)別商品來(lái)源的功能，在境內(nèi)不發(fā)揮識(shí)別來(lái)源的功能，不會(huì)導(dǎo)致混淆誤認(rèn)，不構(gòu)成侵權(quán)。孔祥俊庭長(zhǎng)在2014年6月18日的《人民法院報(bào)》上發(fā)表“新修訂的商標(biāo)法適用的幾個(gè)問題（上）”的論文，認(rèn)為附加委托人商標(biāo)的涉外貼牌未造成損害，不屬于商標(biāo)法第48條起到識(shí)別功能的商標(biāo)使用。

同時(shí)，在司法實(shí)踐中，上海高院2009年審結(jié)的玖麗得案件中認(rèn)為未在中國(guó)境內(nèi)銷售，中國(guó)的相關(guān)公眾不會(huì)接觸到涉案產(chǎn)品，不會(huì)造成相關(guān)公眾的混淆和誤認(rèn)，所貼商標(biāo)只是在境外具有商品來(lái)源的識(shí)別意義，并不在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)揮識(shí)別來(lái)源的功能。福建高院2007年審結(jié)的雨果博斯案認(rèn)為中國(guó)的相關(guān)公眾在國(guó)內(nèi)沒有機(jī)會(huì)接觸，不可能造成混淆和誤認(rèn)，不會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)權(quán)利人市場(chǎng)帶來(lái)任何實(shí)質(zhì)性損害，不應(yīng)認(rèn)定為商標(biāo)法意義上的商標(biāo)實(shí)際使用行為，實(shí)際使用人應(yīng)為定作人意大利公司，不論是否侵權(quán)，其法律責(zé)任均由意大利公司承擔(dān)。但福建高院在2008年審結(jié)的“PIMA”案中認(rèn)為容易導(dǎo)致混淆和誤認(rèn)，構(gòu)成近似侵權(quán)，但因出口的運(yùn)動(dòng)鞋被廈門海關(guān)扣留而未實(shí)現(xiàn)出口，故雖然實(shí)施了侵權(quán)行為，但侵權(quán)經(jīng)濟(jì)損害后果尚未發(fā)生，即對(duì)商標(biāo)權(quán)人的聲譽(yù)、市場(chǎng)份額或者銷售收入等利益并未造成實(shí)際損害，改判賠償維權(quán)費(fèi)用。廣東高院2011審結(jié)的鱷魚恤案中認(rèn)為不宜一概認(rèn)為侵權(quán)或不侵權(quán)，因區(qū)別處理，本案商標(biāo)并不相同，利富公司履行了必要的注意義務(wù)，未在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)揮識(shí)別來(lái)源的功能，識(shí)別功能未受到損害，判決不侵權(quán)。而之后最高人民法院提審再審的亞環(huán)案，首次由最高司法機(jī)構(gòu)對(duì)涉外定牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)作出正面回應(yīng)。該案一審寧波中院在2011年判決認(rèn)為掛鎖的鎖體、鑰匙及所附的產(chǎn)品說(shuō)明書上均帶有“PRETUL”商標(biāo)，構(gòu)成近似，不混淆，不構(gòu)成侵權(quán)；而掛鎖包裝盒上則均標(biāo)有“PRETUL及橢圓圖形”商標(biāo)，屬于相同商標(biāo)，構(gòu)成侵權(quán)。其主要依據(jù)為浙江高院2008件的課題報(bào)告。二審浙江高院在2012年判決認(rèn)為根據(jù)地域性原則，全部構(gòu)成侵權(quán)。2014年1月，最高院決定提審該案，并于2015 年 11 月 26 日作出（2014）民提字第38號(hào)民事判決認(rèn)為：再審申請(qǐng)人根據(jù)墨西哥的儲(chǔ)伯公司的授權(quán),使用“PRETUL”相關(guān)標(biāo)識(shí)的行為,在中國(guó)境內(nèi)僅屬物理貼附行為,為儲(chǔ)伯公司在其享有商標(biāo)專用權(quán)的墨西哥國(guó)使用其商標(biāo)提供了必要的技術(shù)性條件,在中國(guó)境內(nèi)并不具有識(shí)別商品來(lái)源的功能。因此,亞環(huán)公司在委托加工產(chǎn)品上貼附的標(biāo)識(shí),既不具有區(qū)分所加工商品來(lái)源的意義,也不能實(shí)現(xiàn)識(shí)別該商品來(lái)源的功能,不具有商標(biāo)的屬性,該公司在產(chǎn)品上貼附標(biāo)識(shí)的行為不能被認(rèn)定為商標(biāo)意義上的使用行為。

（三）宋曉明庭長(zhǎng)時(shí)期

2014年8月至2019年8月宋曉明庭長(zhǎng)從最高人民法院負(fù)責(zé)商事審判的民二庭庭長(zhǎng)轉(zhuǎn)任民三庭（知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭）庭長(zhǎng)。宋庭長(zhǎng)在2015年4月23日《人民法院報(bào)》發(fā)表的知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法政策中，針對(duì)定牌加工表示“司法要考慮我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段性、定牌加工的法律屬性、社會(huì)共識(shí)等因素，穩(wěn)妥地加以解決，不能超越現(xiàn)實(shí)和急躁冒進(jìn)”。于此同時(shí)，在東風(fēng)柴油機(jī)商標(biāo)案中，一審常州中院在2014年判決認(rèn)為不起到識(shí)別商品來(lái)源的作用，不屬于商標(biāo)使用，不構(gòu)成侵權(quán)；二審江蘇高院在2015年判決認(rèn)為東風(fēng)為馳名商標(biāo)，被訴侵權(quán)人未盡到合理注意與避讓義務(wù)，造成實(shí)質(zhì)性損害，構(gòu)成侵權(quán)。2016年最高院提審再審該案，并于2017年12月28日作出再審判決，認(rèn)為不構(gòu)成混淆，也不會(huì)造成實(shí)質(zhì)損失，不構(gòu)成侵權(quán)。

（四）胡仕浩庭長(zhǎng)、林廣海庭長(zhǎng)時(shí)期

胡仕浩法官自2019年12月28日至2021年2月28日任最高院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭庭長(zhǎng)。林廣海法官自2016年11月起任最高院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭副庭長(zhǎng)、2019年9月起主持工作，2021年4月起任庭長(zhǎng)。在此時(shí)期，誕生了“本田案”這一新的風(fēng)向標(biāo)案件。一審昆明中院認(rèn)為因被訴商標(biāo)與授權(quán)的國(guó)外注冊(cè)商標(biāo)并不完全一致，不屬于涉外定牌加工，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。二審云南高院認(rèn)為不進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)銷售,中國(guó)境內(nèi)的相關(guān)公眾不可能接觸到該產(chǎn)品,因此不存在讓中國(guó)境內(nèi)的相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆的問題，沒有損害本田株式會(huì)社的實(shí)際利益,即不具備構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的基礎(chǔ)要件。最高院于2018年9月14日作出提審裁定，2019年9月23日作出再審判決認(rèn)為：商標(biāo)使用行為是一種客觀行為，通常包括許多環(huán)節(jié)，如物理貼附、市場(chǎng)流通等等，是否構(gòu)成商標(biāo)法意義上的“商標(biāo)的使用”應(yīng)當(dāng)依據(jù)商標(biāo)法作出整體一致解釋，不應(yīng)該割裂一個(gè)行為而只看某個(gè)環(huán)節(jié)。在生產(chǎn)制造或加工的產(chǎn)品上以標(biāo)注方式或其他方式使用了商標(biāo)，只要具備了區(qū)別商品來(lái)源的可能性，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該使用狀態(tài)屬于商標(biāo)法意義上的“商標(biāo)的使用”。自改革開放以來(lái)，涉外定牌加工貿(mào)易方式是我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的重要方式,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，人們對(duì)于在涉外定牌加工中產(chǎn)生的商標(biāo)侵權(quán)問題的認(rèn)識(shí)和糾紛解決，也在不斷變化和深化。歸根結(jié)底，通過(guò)司法解決糾紛，在法律適用上，要維護(hù)法律制度的統(tǒng)一性，不能把某種貿(mào)易方式（如本案爭(zhēng)議的涉外定牌加工方式）簡(jiǎn)單地固化為不侵犯商標(biāo)權(quán)的除外情形，否則就違背了商標(biāo)法上商標(biāo)侵權(quán)判斷的基本規(guī)則，這是必須加以澄清和強(qiáng)調(diào)的問題。恒勝鑫泰公司、恒勝集團(tuán)公司主張，恒勝集團(tuán)公司獲得了緬甸公司的商標(biāo)使用授權(quán)，因此不構(gòu)成侵權(quán)。對(duì)此，應(yīng)予指出，商標(biāo)權(quán)作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)，具有地域性，對(duì)于沒有在中國(guó)注冊(cè)的商標(biāo)，即使其在外國(guó)獲得注冊(cè)，在中國(guó)也不享有注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，與之相應(yīng)，中國(guó)境內(nèi)的民事主體所獲得的所謂“商標(biāo)使用授權(quán)”，也不屬于我國(guó)商標(biāo)法保護(hù)的商標(biāo)合法權(quán)利，不能作為不侵犯商標(biāo)權(quán)的抗辯事由。因此，二審法院認(rèn)為“恒勝集團(tuán)公司生產(chǎn)涉案產(chǎn)品經(jīng)過(guò)緬甸商標(biāo)權(quán)利人合法授權(quán)”，適用法律錯(cuò)誤，本院予以糾正。

然在時(shí)代威科案中，浙江高院于2022年1月4日裁定駁回時(shí)代威科公司的再審申請(qǐng)，認(rèn)為申請(qǐng)注冊(cè)和使用商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則。任何有違商標(biāo)法的立法本意和宗旨，不正當(dāng)行使商標(biāo)權(quán)的行為不應(yīng)得到法律的支持。百聯(lián)公司在2010年左右即與德國(guó)stahlwerk公司有業(yè)務(wù)往來(lái)，根據(jù)其與時(shí)代威科公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系可以推定，時(shí)代威科公司在明知德國(guó)stahlwerk公司以及德國(guó)“STAHLWERK”商標(biāo)存在的情況下，卻于2011年在國(guó)內(nèi)申請(qǐng)注冊(cè)同類商品上的相同商標(biāo)，繼而還以該商標(biāo)為權(quán)利基礎(chǔ)，對(duì)德國(guó)stahlwerk公司授權(quán)的勞士頓公司在中國(guó)境內(nèi)定牌加工被訴侵權(quán)商品的行為提起侵權(quán)之訴，這種行使商標(biāo)權(quán)的方式具有不正當(dāng)性，有違誠(chéng)實(shí)信用原則。

二、涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)的基本原則、構(gòu)成要件

在分析了本世紀(jì)20多年來(lái)的涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)的司法政策、學(xué)術(shù)觀點(diǎn)、典型案例后，呂甲木認(rèn)為涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)應(yīng)該遵循地域性原則、混淆性原則、誠(chéng)實(shí)信用原則和利益平衡原則。地域性原則分為準(zhǔn)據(jù)法的地域性、權(quán)利基礎(chǔ)的地域性、侵權(quán)行為的地域性。基于法律適用和權(quán)利基礎(chǔ)的地域性，我國(guó)法院只保護(hù)在我國(guó)注冊(cè)的商標(biāo)權(quán)，判定是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為系根據(jù)我國(guó)的法律規(guī)定的商標(biāo)侵權(quán)行為的構(gòu)成要件予以認(rèn)定，是否屬于商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為，是否造成混淆和是否有損害結(jié)果，均應(yīng)根據(jù)我國(guó)的法律予以認(rèn)定，而該行為在目的國(guó)等其他國(guó)家是否合法不是我國(guó)司法機(jī)關(guān)需要考量的因素。被訴侵權(quán)人在境外是否有合法的商標(biāo)權(quán)不是我國(guó)法院需要審查的內(nèi)容。而且境外的商標(biāo)是否合法有效，是由境外的有關(guān)機(jī)構(gòu)根據(jù)他們的法律進(jìn)行審查。在涉外定牌加工中，完全沒有必要考量被訴侵權(quán)人是否得到境外合法商標(biāo)權(quán)人的授權(quán)這一因素。

涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)的構(gòu)成要件為實(shí)施了混淆性的商標(biāo)使用行為、損害結(jié)果、因果關(guān)系。其歸責(zé)原則不是一般過(guò)錯(cuò)責(zé)任原則、也不是過(guò)錯(cuò)推定和無(wú)過(guò)錯(cuò)責(zé)任原則，而是嚴(yán)格化的實(shí)體法上不可反駁的過(guò)錯(cuò)責(zé)任原則。

（一）混淆性的商標(biāo)使用行為

定牌加工作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的一種貿(mào)易形式，加工的產(chǎn)品當(dāng)然具有使用價(jià)值和交換價(jià)值，加工行為是一種商業(yè)行為，是為了商品流通而進(jìn)行的制造行為，該產(chǎn)品的最終目的在于投入商業(yè)流通以供不特定的消費(fèi)者使用。在該商品上標(biāo)注的商標(biāo)也能起到識(shí)別商品來(lái)源的作用，在該商品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、報(bào)關(guān)、裝船等環(huán)節(jié)表明該商品與商標(biāo)持有人具有關(guān)聯(lián)性，而且該商標(biāo)使用行為與該商標(biāo)在目的地的使用行為是連貫的。在涉外定牌加工合同中，境外的定作人也是明確要求境內(nèi)的加工人在加工的產(chǎn)品上使用其指定的商標(biāo)。因此，為了保護(hù)我國(guó)的自有品牌在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力，有必要認(rèn)定在加工的產(chǎn)品中標(biāo)注商標(biāo)屬于具有商業(yè)目的的起到標(biāo)識(shí)功能的商標(biāo)使用行為。

（二）混淆性商標(biāo)使用的地域范圍

在傳統(tǒng)的地域性原則下，商品、服務(wù)、人員、信息是受政治、地理邊界所隔離的。但隨著世界經(jīng)濟(jì)的一體化，貿(mào)易的全球化，這種政治、地理邊界的區(qū)隔在削弱。注冊(cè)商標(biāo)的使用范圍并不限于注冊(cè)國(guó)境內(nèi)已經(jīng)非常普遍。很多使用中國(guó)注冊(cè)商標(biāo)的商品并不在中國(guó)境內(nèi)銷售，而是專門出口到國(guó)外銷售，而且這也符合國(guó)家鼓勵(lì)企業(yè)以自有品牌走向國(guó)際市場(chǎng)的國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略。另外隨著互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)的發(fā)展，市場(chǎng)和信息之間的圍墻已經(jīng)倒下。全球消費(fèi)者能夠看到我國(guó)淘寶、京東網(wǎng)站上售賣的商品并下單購(gòu)買，同樣，我國(guó)的消費(fèi)者也能夠在國(guó)外的亞馬遜網(wǎng)站下單購(gòu)買產(chǎn)品。所以，混淆性商標(biāo)使用的地域范圍不能機(jī)械的界定為我國(guó)法域內(nèi)，而應(yīng)以相關(guān)公眾是否具有接觸可能性為準(zhǔn)。如果被訴侵權(quán)商品沒有在國(guó)內(nèi)銷售，而在境外的亞馬遜網(wǎng)站銷售，我國(guó)的消費(fèi)者能夠通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)看到該商品的，則屬于混淆性的商標(biāo)使用行為。此外，針對(duì)作為商標(biāo)使用是否屬于混淆性使用的判斷主體的相關(guān)公眾的地域范圍問題，基于地域性原則，一般認(rèn)為相關(guān)公眾的地域范圍與商標(biāo)使用的地域范圍一樣，也應(yīng)該是中國(guó)境內(nèi)。

（三）利益平衡中的公共政策考量

1.地域性與全球化、互聯(lián)網(wǎng)的沖突與協(xié)調(diào)

（1）傳統(tǒng)地域性環(huán)境下，人、貨物、服務(wù)、信息是受政治邊境和地理空間隔離的；（2）全球化背景下，要求既要開放國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，又要保護(hù)國(guó)內(nèi)弱小產(chǎn)業(yè)，更要鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)自主品牌、民族品牌走向國(guó)際市場(chǎng)，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)；（3）在國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通的情況下，傳統(tǒng)的地域邊境被打破；隨著電子商務(wù)的發(fā)展，國(guó)際市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的界限在縮小；相關(guān)公眾的地域界限變得模糊。

2.貼牌生產(chǎn)與自主品牌的政策平衡

（1）貼牌生產(chǎn)是落后的微利產(chǎn)業(yè)，但是就業(yè)和創(chuàng)匯的大軍，是民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分；（2）自主品牌是國(guó)家創(chuàng)新能力和國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)，是民族經(jīng)濟(jì)的支柱。

3.結(jié)論

既要保護(hù)正當(dāng)?shù)馁N牌生產(chǎn)企業(yè)，也要保護(hù)走向國(guó)際市場(chǎng)的自主品牌。臺(tái)灣基于有利于本地區(qū)企業(yè)接單考量，認(rèn)為涉外定牌加工的“回銷行為”不應(yīng)該視為相關(guān)商標(biāo)規(guī)定中的使用行為。

三、涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)建議

（一）總體標(biāo)準(zhǔn)

1.基于地域性，境外是否有合法的商標(biāo)權(quán)不是我國(guó)商標(biāo)侵權(quán)行為的考量因素；2.與國(guó)內(nèi)商標(biāo)侵權(quán)構(gòu)成要件一樣，是否盡到審查注意義務(wù)不是我國(guó)商標(biāo)侵權(quán)行為的構(gòu)成要件；3.涉外定牌加工如存在混淆可能性則屬于商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為，混淆可能性以境內(nèi)相關(guān)公眾是否有接觸可能性為標(biāo)準(zhǔn)，如出口商品在境外在電商網(wǎng)站、電視購(gòu)物、報(bào)刊雜志等渠道銷售的，則推定具有混淆可能性；4.境內(nèi)商標(biāo)違反誠(chéng)信原則的，不予保護(hù)；5.涉外定牌加工有正當(dāng)理由的，不構(gòu)成侵權(quán)。

（二）具體標(biāo)準(zhǔn)

1.境內(nèi)相關(guān)公眾沒有接觸可能性的，則不構(gòu)成混淆性的商標(biāo)使用行為，不構(gòu)成侵權(quán)。

2.在境內(nèi)在先使用未注冊(cè)商標(biāo)的涉外定牌加工不構(gòu)成侵權(quán)。

3.涉外定牌加工中，若境內(nèi)注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人系違反誠(chéng)信原則搶注商標(biāo)的，則不應(yīng)認(rèn)定他人的涉外定牌加工行為構(gòu)成侵權(quán)。商標(biāo)的注冊(cè)和使用要符合誠(chéng)實(shí)信用的原則，由于現(xiàn)在全球一體化的發(fā)展，世界已經(jīng)變成“地球村”，很多中國(guó)人也開始搶注國(guó)外的商標(biāo)。這種搶注有三類：第一類是惡意的搶注，如境外商標(biāo)權(quán)利人與境內(nèi)的注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人曾有過(guò)合作關(guān)系或者有意向合作關(guān)系或者有其他利害關(guān)系的。這種情況下，境內(nèi)注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人是明知該商標(biāo)在境外已有合法的商標(biāo)權(quán)但未在中國(guó)注冊(cè)而予以搶注。第二類是機(jī)會(huì)搶注，如境內(nèi)的注冊(cè)商標(biāo)人因?yàn)閰⒄沟仍蛴袡C(jī)會(huì)接觸該商標(biāo)在境外已有合法的商標(biāo)權(quán)但未在中國(guó)注冊(cè)而予以搶注。第三類是推定的搶注，境內(nèi)注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人在其申請(qǐng)注冊(cè)該商標(biāo)之前，曾將同類商品銷售到境外商標(biāo)的注冊(cè)國(guó)。因?yàn)樵谶@種情況下，境內(nèi)的商標(biāo)權(quán)人在境外商標(biāo)的注冊(cè)國(guó)已經(jīng)有市場(chǎng)份額，應(yīng)當(dāng)了解境外同類商品的商標(biāo)注冊(cè)狀況，于此情況下，推定境內(nèi)注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人應(yīng)當(dāng)知道在其注冊(cè)前境外已經(jīng)有合法的商標(biāo)權(quán)人。因此，在涉外定牌加工中，若境內(nèi)注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道在其注冊(cè)前境外已經(jīng)有合法商標(biāo)予以搶注并主張商標(biāo)的，不予保護(hù)。

4.在涉外定牌加工中，對(duì)類似商品和近似商標(biāo)的判斷可以以無(wú)接觸可能性不構(gòu)成混淆為由認(rèn)定不侵權(quán)，但對(duì)馳名商標(biāo)例外。

第三部分 貼牌生產(chǎn)專利侵權(quán)認(rèn)定思路

在該部分，呂甲木首先梳理了本世紀(jì)以來(lái)司法實(shí)踐中關(guān)于貼牌生產(chǎn)專利侵權(quán)的司法觀點(diǎn)，然后對(duì)現(xiàn)行法律如何界定“制造”進(jìn)行了講解，最后從實(shí)務(wù)指導(dǎo)的角度出發(fā)，對(duì)最高人民法院自敖某訴飛利浦案件以來(lái)關(guān)于貼牌生產(chǎn)、招投標(biāo)中如何認(rèn)定專利產(chǎn)品制造者的裁判標(biāo)準(zhǔn)予以歸納梳理。

一、司法實(shí)踐關(guān)于定作人責(zé)任的觀點(diǎn)

對(duì)本世紀(jì)以來(lái)涉外定牌加工中的定作人、委托人、招投標(biāo)中的招標(biāo)人等是否系被訴侵權(quán)專利產(chǎn)品的制造者，主要有以下幾種觀點(diǎn):

（一）定作人為專利產(chǎn)品的制造者

北京高院：《專利侵權(quán)判定指南》（2013年）第89條規(guī)定委托他人制造或者在產(chǎn)品上標(biāo)明“監(jiān)制”等類似參與行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為制造發(fā)明或者實(shí)用新型專利產(chǎn)品的行為。北京一中院2022年審理的北京利而浦公司與魏建峰侵犯外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛上訴案；上海一中院2000年審理的上海泰豐公司訴上海公爵公司專利侵權(quán)糾紛案；上海高院2011年審理的浙江寶石公司與重機(jī)株式會(huì)社侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛上訴案均認(rèn)定定作人為制造者。

（二）專利產(chǎn)品上識(shí)別性標(biāo)志所有者為專利產(chǎn)品制造者

廣東高院2006年審理的廣州市佰鎰公司與曹湛斌侵犯專利權(quán)糾紛上訴案；2011年審理的寧波世家潔具公司等與江孝宏侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛上訴案；江蘇高院2007年審理的臨沂康寶公司與好孩子公司等專利侵權(quán)糾紛上訴案；2009年審理的上海大金公司與廈門燦坤公司侵犯外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛上訴案均以最高人民法院法釋[2002]22號(hào)批復(fù)的“經(jīng)研究，我們認(rèn)為，任何將自己的姓名、名稱、商標(biāo)或者可資識(shí)別的其他標(biāo)識(shí)體現(xiàn)在產(chǎn)品上，表示其為產(chǎn)品制造者的企業(yè)或個(gè)人，均屬于《中華人民共和國(guó)民法通則》第一百二十二條規(guī)定的‘產(chǎn)品制造者’和《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定的‘生產(chǎn)者’”規(guī)定，認(rèn)定產(chǎn)品上識(shí)別標(biāo)志所有者為制造者。

（三）定作人與承攬人為共同制造者

上海高院2001年審理的億利達(dá)公司與盧恩光專利侵權(quán)糾紛上訴案；北京一中院2011年審理的中奧通公司訴中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化研究所等侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛案；最高院2007年審理的上訴人華紀(jì)平、合肥安迪華公司與被上訴人上海斯博汀公司、如東縣豐利公司、南通天龍公司侵犯專利權(quán)糾紛案認(rèn)定定作人與承攬人共同侵權(quán)。

（四）提供技術(shù)方案或技術(shù)要求的定作人與實(shí)際生產(chǎn)者一起屬于制造者

最高院2012年審理的敖某與飛利浦申請(qǐng)?jiān)賹彴钢姓J(rèn)為：“在委托加工專利產(chǎn)品的情況下，如果委托方要求加工方根據(jù)其提供的技術(shù)方案制造專利產(chǎn)品，或者專利產(chǎn)品的形成中體現(xiàn)了委托方提出的技術(shù)要求，則可以認(rèn)定是雙方共同實(shí)施了制造專利產(chǎn)品的行為。”最高院在東莞鴻鼎公司與東莞康勝公司、棋勝公司、信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案中持同樣觀點(diǎn)【（2019）最高法知民終181號(hào)】。最高院在沈陽(yáng)中鐵公司、哈爾濱減速頂調(diào)速中心侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛再審案中認(rèn)為，對(duì)哈鐵減速頂中心相關(guān)行為的法律定性應(yīng)當(dāng)考察以下因素：第一，寧波中鐵公司的加工生產(chǎn)行為完全受控于哈鐵減速頂中心，哈鐵減速頂中心在合同中為寧波中鐵公司指定了減速頂?shù)男吞?hào)及各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，并約定哈鐵減速頂中心有權(quán)對(duì)寧波中鐵公司的加工生產(chǎn)行為進(jìn)行檢查、監(jiān)督及提出整改要求；第二，寧波中鐵公司在加工完成的減速頂產(chǎn)品上并不標(biāo)注公司標(biāo)識(shí)，而是交由哈鐵減速頂中心標(biāo)注其專屬的“TDJ-205”型號(hào)及單位名稱。哈鐵減速頂中心雖沒有在物理上實(shí)施制造行為，但基于其對(duì)寧波中鐵公司制造行為的控制，以及最終成品標(biāo)注哈鐵減速頂中心專屬的產(chǎn)品型號(hào)和單位名稱這一事實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定哈鐵減速頂中